O INPI pediu comprovação da sua atividade? Entenda a nova exigência para pedidos feitos por pessoa física
Imagine acompanhar o andamento do seu pedido de registro de marca e encontrar o seguinte despacho:
“Apresente documentação comprobatória ou preste esclarecimentos que demonstrem o exercício lícito e efetivo compatível com os itens (produtos ou serviços) especificados no pedido de registro da marca.”
Para quem registrou a marca sem auxílio especializado, esse texto costuma gerar duas reações: preocupação e dúvida.
Afinal, o que o INPI quer dizer com isso? O pedido foi negado? É preciso enviar documentos? Basta explicar a situação?
Nos últimos meses, a Aspecttus tem acompanhado um aumento significativo desse tipo de exigência em pedidos apresentados por pessoas físicas e microempreendedores individuais. Embora o fundamento jurídico não seja novo, sua aplicação tem se tornado muito mais frequente, principalmente quando o requerente pretende registrar marcas relacionadas à exploração de empresas, produtos ou atividades empresariais.
Neste artigo, vamos explicar por que essa exigência está sendo feita, qual é a lógica utilizada pelo INPI e quais cuidados devem ser observados antes de responder ao despacho.
O que o INPI está questionando?
A resposta está no artigo 128 da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996).
O §1º desse artigo estabelece que a pessoa física somente pode requerer o registro de marca quando exercer, de forma lícita e efetiva, atividade compatível com os produtos ou serviços indicados no pedido.
Em outras palavras, não basta ser uma pessoa física interessada em registrar uma marca. É necessário demonstrar que existe uma relação entre a atividade efetivamente exercida pelo requerente e aquilo que está sendo protegido.
Quando o examinador identifica dúvidas sobre esse requisito, pode emitir uma exigência solicitando esclarecimentos ou documentação comprobatória.
O que diz o despacho emitido pelo INPI?
O despacho faz referência ao Manual de Marcas, à Portaria INPI PR nº 8/2022 e ao artigo 128 da Lei da Propriedade Industrial.
Em síntese, ele determina que o requerente apresente documentos ou esclarecimentos capazes de demonstrar que realmente exerce atividade compatível com os produtos ou serviços descritos no pedido.
O próprio despacho ainda apresenta um ponto que costuma surpreender muitos titulares.
Ele informa que:
- declarar ser sócio de uma empresa que exerce aquela atividade não atende à exigência;
- transferir posteriormente o pedido para uma empresa também não resolve a situação.
Isso acontece porque a análise recai sobre quem apresentou o pedido originalmente.
O INPI precisa verificar se a pessoa física requerente, naquele momento, preenchia os requisitos legais para solicitar o registro.
Por que essa exigência aparece com mais frequência em alguns casos?
Nem todo pedido feito por pessoa física recebe esse despacho.
Profissionais liberais costumam conseguir demonstrar essa compatibilidade com maior facilidade.
É o caso, por exemplo, de advogados, médicos, dentistas, arquitetos, psicólogos, professores, nutricionistas e outros profissionais que prestam serviços diretamente relacionados à própria atividade profissional.
Imagine um professor que pretende registrar uma marca para identificar seus serviços de ensino.
Nesse caso, existe uma relação direta entre a atividade exercida pela pessoa física e os serviços descritos no pedido.
A situação costuma ser diferente quando uma pessoa física tenta registrar marcas destinadas à exploração de empresas, lojas virtuais, restaurantes, cosméticos, suplementos, vestuário, alimentos ou outros negócios cuja atividade normalmente é desenvolvida por uma pessoa jurídica.
É justamente nesses cenários que o INPI tem demonstrado maior preocupação em verificar o cumprimento do artigo 128 da Lei da Propriedade Industrial.
O erro que muitos requerentes cometem
Ao receber essa exigência, é comum encontrar respostas baseadas apenas em uma declaração simples.
Muitos informam que são sócios da empresa que utilizará a marca.
Outros explicam que pretendem abrir uma empresa futuramente.
Há também quem solicite a transferência do pedido para uma pessoa jurídica.
O próprio despacho deixa claro que essas situações, isoladamente, não atendem ao requisito legal.
Isso não significa que todos os pedidos serão indeferidos.
Significa que a resposta precisa enfrentar exatamente a dúvida levantada pelo examinador.
Cada processo possui circunstâncias próprias e deve ser analisado individualmente.
Ignorar a exigência também pode trazer consequências
Outro problema recorrente é que muitos titulares sequer percebem que receberam o despacho.
Quem faz o registro por conta própria costuma acompanhar o processo apenas esporadicamente. Quando consulta novamente o andamento, o prazo para manifestação já pode ter expirado.
Dependendo da situação, isso pode resultar no arquivamento do pedido.
Por esse motivo, acompanhar regularmente a Revista da Propriedade Industrial e o andamento do processo é uma etapa tão importante quanto o protocolo inicial.
Como saber se a exigência realmente se aplica ao seu caso?
Essa resposta depende da atividade exercida pelo requerente, da forma como o pedido foi apresentado, da especificação dos produtos ou serviços e da documentação disponível para demonstrar o exercício lícito e efetivo da atividade.
Por isso, dificilmente existe uma resposta pronta que sirva para todos os casos.
Uma manifestação elaborada sem observar o fundamento da exigência pode não responder ao que o examinador efetivamente questionou.
Recebeu esse despacho? Antes de responder, entenda o motivo da exigência.
O texto emitido pelo INPI não representa um indeferimento automático do pedido.
Ele indica que o Instituto identificou dúvidas sobre o cumprimento do artigo 128 da Lei da Propriedade Industrial e está oferecendo ao requerente a oportunidade de prestar esclarecimentos ou apresentar documentação.
Cada processo possui características próprias. Antes de protocolar qualquer manifestação, é recomendável analisar cuidadosamente os fundamentos da exigência e verificar se a documentação disponível realmente demonstra o exercício da atividade exigida pela legislação.
Na Aspecttus, acompanhamos diariamente processos de registro de marca e prestamos assessoria na análise de exigências emitidas pelo INPI. Se o seu pedido recebeu esse despacho, nossa equipe pode avaliar o caso, interpretar os fundamentos apresentados pelo examinador e orientar a estratégia mais adequada para a sua situação.
